По общему правилу, использование третьими лицами чужого бренда, равно как и иных объектов интеллектуальной собственности, является противозаконным и влечет за собой массу юридических и финансовых неприятностей. Однако, в отдельных случаях, на легальных основаниях чужой бренд использовать все же можно, но при условии строгого соблюдения определенных правил, установленных нормами законодательства.
Давайте рассмотрим базовые ситуации, в которых допускается использование чужого товарного знака и основные правила такого использования применительно к каждому случаю.
Ситуация №1. Наличие соглашения с правообладателем, предоставляющего право ограниченного использования бренда
Действующее законодательство разрешает правообладателям передавать объекты интеллектуальной собственности третьим лицам в ограниченное пользование путем заключения с ними лицензионных или франчайзинговых сделок, а также путем предоставления им простого согласия на использование в письменной форме.
Таким образом, если Вы соблюдаете все правила, предусмотренные договором с правообладателем, то никаких проблем с законом по вопросам использования чужого товарного знака у Вас не возникнет. Более того, в случае, если правообладатель вдруг сам нарушит условия договора, у Вас будет право обратиться в суд и взыскать с недобросовестного правообладателя все убытки и компенсацию.
Ситуация №2. Исчерпание права на бренд
Согласно статье 1487 ГК, использование чужих брендов считается законным, при условии, что товары, промаркированные тем или иным товарным знаком, были введены в оборот на территории России их правообладателем или уполномоченными им третьими лицами.
Ситуация №3. Нахождение бренда вне сферы правовой защиты
При рассмотрении вопроса о правомерном использовании чужого бренда необходимо иметь в виду и тот факт, что само по себе наличие чужого товарного знака еще не означает, что данный бренд не может быть свободно использован третьими лицами без заключения соответствующих сделок с правообладателем. Все зависит от сферы его защищенного использования. Так, к примеру, бренд может иметь правовую охрану только по одному или нескольким, но не всем, классам МКТУ, поскольку регистрация бренда по всем классам МКТУ обходится значительно дороже, а его правообладателя интересуют только конкретные сферы деятельности.
Чтобы выяснить, можно ли свободно использовать конкретный чужой бренд, достаточно получить полную информацию о нем при помощи сервиса поиска на официальном сайте Роспатента.
Досрочное прекращение правовой охраны бренда
Еще одним основанием для правомерного использования чужого бренда является досрочное прекращение его правовой охраны. Это возможно в двух ситуациях:
Соблюдая указанные нами простые правила, можно использовать чужие бренды законно и безопасно.
Пашковская Анна
Юрист практики разрешения споров и интеллектуальной собственности K&P.Group
19 января 2023
Советы
Но только если общеупотребительное значение чужого словесного товарного знака нужно для описания вашего товара. Или если обозначение вы использовали еще до регистрации его в качестве товарного знака
Товарные знаки предназначены для индивидуализации товаров, а знаки обслуживания – для индивидуализации работ и услуг (ст. 1477 ГК РФ). Например, товарный знак Ferrero Rocher выделяет среди сладостей знаменитые круглые шоколадные конфеты с орехами, которые производит итальянская компания Ferrero S. p.A. Знак обслуживания «Яндекс Go» обозначает услуги по перевозке, которые предоставляет компания «Яндекс».
Использование чужого товарного знака или знака обслуживания без согласия его владельца является нарушением (п. 3 ст. 1484 ГК РФ). Например, нельзя разместить товарный знак Ferrero Rocher на упаковках других конфет или печенья.
Однако не будет считаться нарушением использование чужого товарного знака, знака обслуживания или схожего с ним обозначения:
Америка первой признала, что использование товарных знаков и знаков обслуживания в описательных целях не является нарушением1. Это значит, что знак потребовался лишь для описания товара и его особенностей, а не для того, чтобы показать потребителю связь между товаром и производителем.
Например, существует товарный знак «Родниковая вода». Человек опубликовал в интернете статью о видах воды в природе, где упомянул родниковую воду и описал ее свойства. Словосочетание «родниковая вода» он использовал в описательных целях, а потому права владельца товарного знака не нарушил.
В России описательное использование товарного знака и знака обслуживания законодательно не закреплено. Но в 2019 г. Верховный Суд РФ разъяснил, когда употребление слов, зарегистрированных в качестве словесного товарного знака, не является использованием товарного знака. Это те случаи, когда такие слова используются в общеупотребительном значении, а не для индивидуализации товара2. То есть слова и словосочетания, которые являются товарными знаками, но при этом свободно и каждодневно употребляются в речи, могут быть использованы в описательных целях. Это не будет считаться нарушением права на товарный знак.
Пример № 1. Спор возник между индивидуальным предпринимателем, владельцем товарного знака «Оригами», и обществом «ЁбиДоёби».
Индивидуальный предприниматель указал, что общество «ЁбиДоёби» распространило в интернете рекламу, в которой использовало товарный знак «Оригами». Реклама содержала текст: «“ЁбиДоёби” покупает. Оригами». Касалась она бонусов и скидок, которые общество предоставляло при доставке суши и роллов в обмен на оригами.
Cуд по интеллектуальным правам при рассмотрении этого спора отметил, что «простое упоминание словесного обозначения, входящего в объем правовой охраны чужого комбинированного товарного знака, само по себе не является использованием этого знака, особенно в ситуации, когда словесное обозначение имеет смысловую нагрузку, используется в своем прямом словарном значении и безотносительно товаров и услуг, для которых товарный знак зарегистрирован»3.
Выработанный подход к определению описательного использования товарного знака активно применяют арбитражные суды при рассмотрении требований о защите права на товарный знак.
Пример № 2. Суды не признали нарушением размещение на сайте товарного знака «Репробанк». А все потому, что аббревиатура «репробанк» обозначает «банк репродуктивных тканей». И использовал ее ответчик, чтобы потребителям было проще воспринимать медицинскую информацию4.
Чтобы зарегистрировать в качестве товарного знака или знака обслуживания обозначение, например нарисованный дизайнером логотип, нужно подать заявку в Роспатент. Если регистрация прошла успешно, то логотип становится товарным знаком или знаком обслуживания, а заявитель – его владельцем. Когда один заявитель подал заявку раньше других, говорят о приоритете товарного знака. Приоритет устанавливается по дате подачи заявки в Роспатент (ст. 1494 ГК РФ).
Встречаются случаи, когда несколько лиц на протяжении длительного времени используют одно обозначение и при этом не регистрируют его как товарный знак. Далее один из них подает заявку для регистрации обозначения. А после новоиспеченный правообладатель обращается в суд с требованиями о прекращении незаконного использования другими лицами товарного знака и выплате ему компенсации по ст. 1515 ГК РФ.
При разрешении таких споров суды указывают, что владелец товарного знака не может запрещать использование обозначения лицу, которое добросовестно его применяло еще до даты приоритета товарного знака5.
Пример. Суды отказали истцу в удовлетворении требований о запрете ответчику использовать товарный знак «Большая мода» и взыскании компенсации. Объяснили они это так: обозначение, включающее словосочетание «большая мода», ответчик создал и использовал добросовестно и открыто ранее даты приоритета товарного знака и даты его регистрации
Но следует помнить, что доказать добросовестное использование обозначения до его регистрации в качестве товарного знака или знака обслуживания должно лицо, к которому предъявлены исковые требования.
1 Section 33 (b)(4) of the Lanham Act. URL: https://www.bitlaw.com/source/15usc/1115.html.
2 Пункт 157 Постановления Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».
3 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 июля 2018 г. № С01-335/2018 по делу № А33-25467/2016.
4 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 3 сентября 2020 г. № 09АП-33577/2020-ГК; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 декабря 2020 г. № С01-1492/2020 по делу № А40-266474/2019.
5 Постановление Президиума ВАС РФ от 30 сентября 2008 г. № 7288/08 по делу № А40-8298/07-67-89; Постановление Президиума ВАС РФ от 14 марта 2006 г. № 13421/05 по делу № А41-К1-5684/2004.
6 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29 июля 2021 г. № С01-1156/2021 по делу № А73-11776/2020.
Фото: фотобанк Freepik/@pikisuperstar
Джилл Стимсон J.D.
Если вы хотите использовать чужой товарный знак, вы должны запросить разрешение на его использование у владельца товарного знака. Как правило, если владелец товарного знака дает вам разрешение на использование его товарного знака, вам, возможно, придется заплатить ему лицензионный сбор и подписать лицензионное соглашение, включающее конкретные условия любого коммерческого и некоммерческого использования. Однако вы можете использовать чей-то товарный знак без предварительного получения явного согласия, если ваше предполагаемое использование подпадает под исключение добросовестного использования.
Общие законы штатов и федеральные законы устанавливают права интеллектуальной собственности, которые владельцы товарных знаков должны использовать их символы, имена или любые другие типы идентифицирующих знаков. Общие законы штатов позволяют владельцам товарных знаков защищать свои права интеллектуальной собственности от недопустимого использования третьими лицами. В соответствии с разделом 15 Кодекса Соединенных Штатов владельцы товарных знаков, зарегистрированных на федеральном уровне, имеют право защищать свои права на интеллектуальную собственность, предъявляя иски тем, кто незаконно использует их товарные знаки, путем подачи против них исков о нарушении прав на товарные знаки в федеральный суд. В некоторых ситуациях вам не нужно регистрировать свой товарный знак в Бюро по патентам и товарным знакам США, чтобы подать в суд на кого-то за незаконное нарушение ваших прав на интеллектуальную собственность.
Как правило, владельцы товарных знаков регистрируют свои товарные знаки в Бюро по патентам и товарным знакам США, чтобы получить определенные права и средства защиты в соответствии с федеральным законодательством, которые могут не предоставляться законами штата. Регистрация товарного знака в федеральном Ведомстве США по патентам и товарным знакам позволяет вам предоставлять другим лицам информацию о ваших правах собственности. Это означает, что третье лицо не может утверждать, что оно не знало о том, что символ или знак, который он использовал, был товарным знаком, зарегистрированным на федеральном уровне, в качестве защиты от вашего иска о нарушении прав на товарный знак. Федеральная регистрация товарного знака также позволяет владельцу предъявить иск о тройном или тройном возмещении ущерба, если он выиграет судебный процесс о нарушении прав на товарный знак.
Если вы хотите использовать чей-то товарный знак в некоммерческих целях, вы можете сделать это без предварительного получения его явного согласия. Известная как доктрина добросовестного использования товарных знаков, вы можете номинативно использовать знак или символ владельца товарного знака в ограниченных целях в рамках ваших конституционных прав на свободу слова, предоставленных Первой поправкой. Используя номинативное использование чьего-либо товарного знака в рамках исключения о добросовестном использовании, вы должны убедиться, что вы используете символ или знак в конкурентных целях. Чтобы поощрить конкуренцию в интересах потребителей, Верховный суд США установил доктрину добросовестного использования, позволяющую компаниям использовать чей-либо товарный знак в маркетинговых целях.
Если вы используете чей-либо товарный знак без предварительного получения явного согласия или без законного права на это в соответствии с доктриной добросовестного использования, владелец товарного знака может подать на вас в суд за нарушение прав на товарный знак. Ущерб от нарушения прав на товарный знак может включать денежную компенсацию, основанную на упущенной выгоде и экономическом ущербе. Ущерб также может включать в себя судебный запрет, вынесенный в виде приказа о прекращении и воздержании, который предписывает вам немедленно прекратить использование интеллектуальной собственности владельца товарного знака.
Ссылки
«Добросовестное использование» — это правовая доктрина, которая позволяет людям копировать или иным образом использовать чужую интеллектуальную собственность без разрешения при определенных обстоятельствах. Возможно, вы знакомы с защитой авторских прав от добросовестного использования, но не все знают, что защита также распространяется на закон о товарных знаках.
Согласно доктрине добросовестного использования закона о товарных знаках, вы можете использовать товарный знак другого владельца без его разрешения в таких целях, как сравнительная реклама, новостные сообщения, пародии и критика.
Снимите онлайн-видеообзор чьей-то недавней поездки в Disney World. В своем видео они рассказывают о покупках в Star Wars Galaxy’s Edge, попивая кофе в Starbucks. Они использовали товарные знаки Star Wars Galaxy’s Edge и Starbucks в своем обзоре без разрешения владельцев соответствующих товарных знаков. Но онлайн-рецензенту, по всей вероятности, разрешено по закону называть Star Wars Galaxy’s Edge и Starbucks в соответствии с концепцией добросовестного использования.
Эта статья нарушает права владельцев товарных знаков и объясняет, когда вы можете использовать товарный знак другого владельца без его разрешения в соответствии с доктриной добросовестного использования.
Что такое товарный знак? Товарный знак — это отличительное слово, фраза, дизайн или комбинация этих признаков, которые используются для идентификации и отличия продуктов или услуг на рынке. Товарный знак указывает на источник конкретных товаров или услуг.
Когда вы регистрируете товарный знак в Ведомстве США по патентам и товарным знакам (USPTO), вам (как владельцу товарного знака) предоставляется право исключительного использования вашего товарного знака в Соединенных Штатах. Другими словами, только вы можете использовать свой знак, и вы можете предотвратить незаконное использование вашего знака другими лицами.
Когда кто-то другой использует ваш знак без разрешения, он нарушает или ослабляет ваш товарный знак, или и то, и другое.
Нарушение прав на товарные знаки и разведение товарных знаковНарушение прав на товарные знаки — это несанкционированное использование товарного знака таким образом, который может ввести в заблуждение или ввести в заблуждение клиентов относительно источника или происхождения связанных товаров или услуг.
Например, изготовление электронных гаджетов и штамповка узнаваемого логотипа Apple в форме фрукта на ваших продуктах будет очевидным нарушением прав на товарный знак. Покупатели, скорее всего, будут сбиты с толку происхождением товаров, а вы, по сути, извлечете выгоду из доброй репутации, которую Apple создавала на протяжении многих десятилетий.
Иными словами, потребители ошибочно купят ваш продукт, предполагая, что это «настоящий» продукт Apple. В такой ситуации Apple может подать в суд за нарушение прав на товарный знак. Он может не только выиграть судебный приказ, требующий от вас прекратить нарушение прав на их товарный знак, но и получить денежную компенсацию.
Растворение товарных знаков менее распространено, чем нарушение прав на товарные знаки, потому что оно признается только для владельцев известных товарных знаков, таких как Amazon или Google (или Apple). Размытие товарного знака — это когда кто-то использует знак, похожий или такой же, как известный знак, таким образом, что уменьшает ценность или силу известного знака.
Существует два вида разбавления товарного знака:
Когда вы используете чей-то знак без его разрешения таким образом, который нарушает или разбавляет его знак, то ваше использование, как правило, является незаконным. Владелец товарного знака обычно может подать на вас в суд, чтобы запретить вам использовать его знак, и он может взыскать денежный ущерб.
Но бывают обстоятельства, когда вы можете на законных основаниях использовать чужую торговую марку, нарушая или ослабляя ее. Доктрина добросовестного использования предоставляет несколько средств защиты и исключений для использования чужих товарных знаков без их разрешения.
Защита от добросовестного использованияЕсли чье-либо использование товарного знака считается «добросовестным», то по этому поводу не может быть никаких споров. В случае возникновения спора пользователь может отказаться от защиты добросовестного использования.
Федеральный закон — в частности, Закон Лэнхэма — и суды определили, что считается добросовестным использованием. Они допускают два основных типа добросовестного использования: описательное добросовестное использование и номинативное добросовестное использование.
Описательное добросовестное использование — это когда вы используете чужой товарный знак в качестве описания, а не товарного знака. Его можно использовать в качестве защиты от нарушения прав на товарный знак и разбавления. (15 USC §§ 1115, 1125 (2023).)
При описательном добросовестном использовании вы не используете товарный знак для указания источника связанных товаров или услуг, что означает, что товарный знак фактически не функционирует как товарный знак.
Например, если ваш местный магазин мороженого называется «Cold Cream», вы, вероятно, все еще можете использовать «cold cream» для описания вашего домашнего мороженого.
Добросовестное описательное использование применяется только к тем товарным знакам, которые считаются описательными. Товарный знак является описательным, если он описывает особенность или характеристику товаров или услуг, таких как ингредиент, качество, функция, назначение или использование, которые продаются под этим знаком. Возвращаясь к нашему примеру, торговая марка «Cold Cream» носит описательный характер, поскольку включает характеристику (cold) и ингредиент (крем) мороженого.
Описательные товарные знаки относятся к категории неотличительных товарных знаков. Закон обеспечивает меньшую защиту неотличительных товарных знаков. Но описательный товарный знак по-прежнему охраняется как товарный знак.
Рассмотрим другой пример. Предположим, вы производите и продаете игрушечные строительные блоки в форме кубиков и фигурок. Но описательный товарный знак «Строительные кирпичи» для того же вида продукции принадлежит кому-то другому. Вы по-прежнему можете описывать свой продукт в рекламе как «строительный кирпич», потому что эти слова характеризуют ваш продукт.
Но вы не сможете назвать свою марку блоков «Строительные кирпичи», потому что это название уже используется в качестве товарного знака. Вы также не сможете назвать свой бренд «Лего», потому что этот знак не является описанием ваших товаров и действует только как товарный знак.
Номинативное добросовестное использование — это когда вы используете чужой товарный знак для идентификации товаров или услуг владельца товарного знака. Вы не используете чужую торговую марку для описания своих товаров или услуг, а вместо этого описываете их.
Номинативное добросовестное использование может использоваться в качестве защиты от разбавления товарного знака. Люди, которым предъявляют иск за размывание товарного знака, иногда могут указать на исключение добросовестного использования в Законе Лэнхема, которое мы обсуждаем ниже. (15 U.S.C. §1125)(c)(3)(2023).)
Суды заявили, что номинативное добросовестное использование также может иногда использоваться в качестве защиты от нарушения прав на товарный знак. Когда против кого-то предъявляют иск за нарушение прав на товарный знак, суд должен сопоставить права пользователя по Первой поправке с правами на интеллектуальную собственность владельца товарного знака. Суды обычно применяют тест — набор факторов или требований — к делу.
Чтобы определить, применима ли к вашему делу номинативная защита добросовестного использования, многие суды смотрят, соответствует ли ваша ситуация трем требованиям:
Вот сценарий использования товарного знака, где номинативное добросовестное использование может быть защитой. Предположим, вы пишете обзор товаров для детей и используете термин «подгузники Pampers» для обозначения подгузников Pampers. Большинство судов, вероятно, согласятся с тем, что ваше использование будет считаться номинальным добросовестным использованием. Вы используете торговую марку «Pampers» для обозначения подгузников, которые продаются под этой маркой, и ваше использование, вероятно, не смутит покупателей.
На примере наших Pampers:
Обычно, если вы соответствуете этим трем требованиям (или немного другому набору требований, используемых вашим судом), ваше использование, скорее всего, будет считаться справедливым.
Различные виды номинативного добросовестного использования Закон Лэнхема и суды признали ряд ситуаций, когда номинальное добросовестное использование может применяться к искам о нарушении прав на товарные знаки и разбавлении товарных знаков.
В соответствии с законом о товарных знаках вам, как правило, разрешено использовать чужой товарный знак в качестве средства для сравнения в ваших рекламных объявлениях. Таким образом, вы, вероятно, могли бы запустить телевизионную рекламу, в которой ваш бренд продукта сравнивается с другим брендом продукта, в то же время конкретно называя вашего конкурента.
Например, если вы продаете кроссовки для тенниса, вы можете сравнить цену и качество своей обуви для тенниса с обувью Reebok. Но использование вами товарного знака Reebok должно соответствовать трем требованиям номинативной защиты добросовестного использования.
Во-первых, должно быть так, что потребители не смогут сразу распознать теннисную обувь конкурента как марку Reebok, если вы не идентифицируете ее как таковую. Во-вторых, вам придется использовать знак Reebok ровно столько, сколько необходимо для идентификации марки обуви. В-третьих, вы не сможете говорить или подразумевать какую-либо связь с Reebok или ее поддержку.
Вы также можете использовать чужой товарный знак в новостном репортаже или научной работе, сообщая или комментируя владельца товарного знака или связанные с ним товары или услуги.
Предположим, местный новостной канал показывает сюжет о повышении цен на газ в стране. В передаче репортер приводит средние цены на газ для Exxon, Chevron и BP. Репортер и информационное агентство могут использовать товарные знаки в своих материалах, потому что они используются для новостного сообщения.
Даже если одна из газовых компаний считает, что отчет запятнал ее бренд, информационное агентство может утверждать, что их использование было разрешено в соответствии с номинативной защитой добросовестного использования в Законе Лэнхема.
В случае подачи иска за нарушение прав на товарный знак информационному агентству, скорее всего, потребуется продемонстрировать, насколько оно соответствует трем перечисленным выше требованиям. Агентству, вероятно, потребуется доказать, что:
Информационные агентства, которые используют товарные знаки в своих отчетах, или ученые, которые используют товарные знаки в своих исследованиях или статьях, часто имеют право на защиту добросовестного использования.
Добросовестное использование для пародии, критики и комментариевВы можете использовать чужой товарный знак для пародии, критики или комментирования владельца товарного знака или его продуктов или услуг. Эта защита Закона Лэнхэма проистекает из принципов Первой поправки к наказанию или ограничению свободы слова.
Кроме того, есть одна популярная школа мысли, которая считает, что было бы плохой государственной политикой ограничивать способность людей справедливо критиковать определенный продукт или услугу. Идея состоит в том, что общественность должна знать, если продукт на рынке не является хорошим или безопасным.
Так, например, вы можете написать отрицательный онлайн-отзыв о любой сети доставки пиццы или критиковать последние фильмы Marvel и DC, не нарушая закон о товарных знаках. (Имейте в виду, что право на упоминание товарного знака в этом контексте не означает, что вы имеете право делать любые клеветнические заявления о продукте или его владельце.)
Закон Лэнхэма обеспечивает автоматическую защиту от исков о разбавлении пародий, критики и комментариев, которые могут применяться к вашему обзору добросовестного использования вашей сети пиццерий или фильмов о супергероях.
Если владелец товарного знака заявил, что вы нарушили (а не разбавили) его товарный знак, суд должен отдельно определить, является ли использование вами товарных знаков в ваших обзорах добросовестным использованием. Вместо того, чтобы использовать тест с тремя требованиями в такой ситуации, многие суды применили 9 критериев. 0219 Роджерс тест. Тест применяется к «выразительным произведениям» или произведениям с художественной ценностью, например, к некоторым обзорам, пародиям, политическим и социальным комментариям.
Если ваша работа считается выразительной и суд применяет тест Rogers , то ваше использование должно соответствовать двум требованиям для применения номинативной защиты добросовестного использования:
Предположим, вы снимаете короткометражный пародийный фильм «Настоящий Бэтмен». В фильме показан мститель, который одевается как супергерой, и он высмеивает детективные навыки линчевателя и его одержимость летучими мышами. DC Comics предъявляет иск о нарушении прав на товарный знак, и суд применяет тест Rogers .
Применение теста Роджерса к нашему примеру:
Об авторе